【案號】

　　(2019)閩01民初2419號

　　(2021)閩民終208號

　　【裁判要旨】

　　有證據證明，被訴侵權行為人早在權利商標申請注冊及使用前就已經在相同或類似商品上使用與權利商標相同或近似標識，且該使用行為具有持續性，并使得該標識已經具有一定影響的情況下，在先使用人可以在原先的使用范圍內繼續使用該未注冊商標，而不應被認定構成商標侵權。

　　【案情簡介】

　　原告阿一波食品有限公司(下稱阿一波公司)系第8542616號“深海”文字商標的所有權人，核定使用商品包括第29類的紫菜等。商標的注冊日期為2012年9月14日。被告福州海林食品有限公司(下稱海林公司)在其生產的四款紫菜產品的外包裝上標注有“深海紫菜”字樣，并使用了被告自有商標“海之林”“金海林”。阿一波公司起訴認為海林公司在相同產品的外包裝上突出使用與其商標完全相同的“深海”標識，構成商標侵權。海林公司辯稱阿一波公司系惡意搶注商標，其使用“深海”二字系對商品特點的描述性正當使用，且其在2002年前就已經在使用“深海”字樣，屬于在先使用，不構成商標侵權。

　　福州市中級人民法院經審理認為，阿一波公司商標目前尚在有效期內，應受法律保護。海林公司在所銷售的其中兩款紫菜產品外包裝上突出使用“深海”字樣，容易導致混淆，應認定構成商標侵權。據此一審法院判令海林公司停止侵權、賠償損失。海林公司不服一審判決提起上訴。

　　福建省高級人民法院認為，海林公司在本案中提供的證據足以證明其早在2002年即開始生產銷售帶有“深海”字樣的紫菜產品，該持續性的使用行為已經使“深海”文字成為有一定影響的標識，且海林公司沒有超出原有使用范圍。故海林公司關于在先使用的抗辯成立，據此，撤銷原審判決，改判駁回阿一波公司的全部訴訟請求。

　　【法官評析】

　　商標權人注冊商標的目的就是防止他人傍名牌、搭便車，以法律手段保護其正當的商業信譽。一般情況下，商標權人合法注冊商標后，其他人在相同或類似商品上就不得再使用與注冊商標相同或近似的商標，否則即構成商標侵權。但如果在一個商標獲得注冊之前，他人就已經善意地在相同或類似商品上使用了與注冊商標相同或近似的商標，自然不屬于對在后注冊商標中商譽的不當利用，與傍名牌無關。雖然在該注冊商標投入使用，實際發揮了區別商品來源的識別功能之后，他人在原有范圍內的繼續使用確有可能導致消費者發生混淆，但對這種使用，商標權人應當予以容忍，否則，就會剝奪在先使用人通過誠實經營所積累的商譽，對于在先使用人是不公平的，也有違商標法的立法目的。我國商標法在2013年修訂時引入在先使用抗辯制度，該法第五十九條第三款規定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”從該條款的字面意思理解，在先使用抗辯需滿足以下要件：第一，該在先商標使用人先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似的商標;第二，通過在先使用人的使用，使得該未注冊商標具有一定的知名度，相關公眾在商標標識與所使用的商品或服務之間產生了對應聯系;第三，該在先使用人在原使用范圍內使用該商標。

　　關于在先使用的性質應如何界定，最高人民法院在相關案件中認為，商標法第五十九條第三款規定的內容是針對具體情況作出的在先使用人不侵權抗辯事由。關于在先使用的構成要件，由于商標法的規定較為原則，在具體適用中有一定爭議，爭議主要是圍繞“有一定影響”和“原使用范圍”兩個要件應當如何掌握的問題。

　　對未注冊商標進行保護的目的就在于保護在先使用人對未注冊商標享有的商譽，所以要求該商標具有一定的影響，具有一定的知名度。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十三條第二款規定：“在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響。”從法律體系的完整性和一致性解釋出發，前述司法解釋的規定在在先使用抗辯的認定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標有一定的持續使用時間、區域、銷售量或者廣告宣傳的，屬于商標法第五十九條第三款中在先使用有一定影響的商標。另外，根據司法實踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區具有知名度和影響力，而不是全國性的普遍知名，對“一定影響”標準不能提出過高要求。正是因為地域限制才會出現善意不知他人未注冊商標在先使用的情況，但是這種地域限制不應過度放大，限制在與在后主體經營范圍無交叉的當地相關市場即可。

　　對于“原使用范圍”的含義，商標法及司法解釋亦無明確規定，故需結合商標法的基本原理及該條款的立法目的來理解。商標作為一種商業符號，其價值來源于在經營活動中的實際使用。通過在先使用人的經營，使得該商標承載了一定的商譽，在商標標識與商品之間建立起穩固的聯系，這種通過使用產生的商譽以及標識與商品之間的聯系，是法律需要予以保護的。這里涉及兩個條件的認定：“原有”指的是哪個時間點?“范圍”從哪些角度來界定?一般認定知曉在后注冊商標的申請或使用的事實之前的使用范圍屬于“原有”范圍，時間點就是在后注冊商標的初步審查公告日。地域上的范圍應當指在先使用商標的“影響”或商譽所涵蓋的地域范圍，在先使用人不應在該地域范圍之外擴張使用商標。在北京知識產權法院審理的啟航考試學校訴啟航公司商標侵權案件中，兩個解釋方法的適用值得借鑒：一是目的解釋方法的適用。該案中，法院認定在先使用人的后續使用行為，主體上僅限于“在先使用人”本人及在先已獲授權許可的“被許可使用人”;“商標”及“商品或服務”應與在先使用的商標及商品或服務“相同”或“基本相同”;但使用行為的規模不受在先使用規模的限制。關于使用規模的認定，裁判者是結合該條款的立法目的、商標本身的特征以及經營活動的特點等因素綜合作出的分析意見(目的解釋)。二是注重法律解釋體系性。法院將爭議焦點歸納為我國現行商標法第五十九條第三款的適用問題，但并沒有僅僅局限在該法條本身，而是兼顧了我國現行商標法、反不正當競爭法和相關司法解釋的規定，在證成的過程中呈現出體系性，避免了斷章取義和形式主義。

　　具體到本案，有證據顯示海林公司自2002年開始就在其生產的紫菜產品的交易單據上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。該持續性的使用行為已經使“深海”文字成為有一定影響的標識，且在阿一波公司的涉案商標獲得注冊后，海林公司對“深海”標識的使用并沒有超出原有使用范圍。另外，海林公司在紫菜產品的外包裝上還使用了其自有商標，可以視為附加了區別性標識，故海林公司關于在先使用的抗辯成立。